Реєстрація торгової марки в США

Особливості реєстрації торгової марки в США

У США права на торговельні марки (ТМ) можуть виникати через фактичне використання без федеральної реєстрації, але зазвичай обмежуються територією такого використання. Оформлення у Відомстві з патентів і торговельних марок США (USPTO) поширює охорону на всю країну, створює презумпцію права власності та дає право використовувати символ ® щодо зазначених у свідоцтві товарів і послуг.

Правова охорона поширюється на позначення, товари та послуги, зазначені у заявці. Водночас федеральний захист діє лише на території США. Якщо планується використання бренду на інших ринках, варто заздалегідь передбачити міжнародну реєстрацію торгової марки за кордоном в обраних країнах.

Попередній пошук торгової марки в США

Перед поданням заявки перевіряють тотожні та схожі позначення для споріднених товарів і послуг. Пошук охоплює федеральну базу USPTO, реєстри штатів та відкриті джерела. Якщо ТМ містить зображення, також аналізують схожі графічні елементи.

Попередня перевірка не гарантує успіху, але дає змогу виявити ризики до сплати зборів і за потреби скоригувати стратегію, за якою проводитиметься реєстрація товарного знака в США.

Реєстрація торгової марки в США через USPTO

Федеральну заявку подають до USPTO. Відомство перевіряє позначення, перелік товарів і послуг та відповідність заявки вимогам законодавства США.

Хто може зареєструвати торгову марку в США

Заявником може бути фізична або юридична особа – власник торговельної марки. Громадянство США, проживання чи створення компанії в країні не потрібні. У заявці зазначають дані власника, адресу та країну громадянства або заснування юридичної особи.

Заявники за межами США повинні діяти через адвоката, який має чинну ліцензію на діяльність у цій сфері в Сполучених Штатах.

Класи МКТП для реєстрації товарного знака в США

Товари та послуги розподіляють за 45 класами: 1–34 охоплюють товари, 35–45 – послуги. Заявка може містити кілька класів, але офіційний збір сплачують за кожен окремо.

Обсяг охорони визначає конкретний перелік товарів і послуг, а не номер класу. Після подання заявки розширити цей перелік не можна, тому його потрібно сформувати до або під час подання заявки із урахуванням поточної діяльності компанії та планів виходу на ринок США.

Які позначення можуть не зареєструвати в США

USPTO може відмовити в правовій охороні, якщо позначення:

• настільки схоже на раніше зареєстровану або подану ТМ для пов’язаних товарів чи послуг, що споживачі можуть сплутати їх походження;
• є загальною назвою товару або послуги;
• лише описує характеристики, властивості, призначення або місце походження товарів чи послуг;
• може ввести споживачів в оману щодо властивостей, якості або походження товарів чи послуг;
• не сприймається споживачами як позначення виробника або постачальника;
• містить державний прапор, герб чи інші офіційні знаки, охорона яких обмежена законом;
• містить ім’я, портрет або підпис живої особи без її письмової згоди.

Не кожна відмова є остаточною. У деяких випадках реєстрація товарного знака в США можлива після надання пояснень, уточнення переліку товарів і послуг або підтвердження того, що позначення набуло розрізняльної здатності.

Use in Commerce та Intent to Use: основні підстави подання заявки до USPTO

Для оформлення товарного знаку в США у заявці зазначають щонайменше одну правову підставу:

• Use in Commerce – фактичне використання в комерційній діяльності. Цю підставу обирають, якщо ТМ уже використовують у США щодо заявлених товарів або послуг. Заявник подає дати першого використання та належний зразок використання позначення.
• Intent to Use – намір використовувати. Цей варіант підходить, якщо ТМ ще не використовують, але заявник має добросовісний намір вийти на ринок США. До отримання свідоцтва фактичне використання потрібно підтвердити.

Для заявників, які вже подали заявку або зареєстрували ТМ в іншій країні, USPTO також передбачає окремі підстави подання. За дотримання встановлених вимог можна заявити пріоритет попередньої заявки або використати чинне іноземне свідоцтво.

Процедура реєстрації торгової марки в США

Реєстрація торгової марки в США проводиться в кілька етапів. Під час розгляду потрібно стежити за повідомленнями USPTO та вчасно подавати відповіді й додаткові документи в разі потреби.

Попередня перевірка позначення

Перед поданням заявки аналізують результати пошуку, оцінюють ризик змішування з іншими ТМ та уточнюють перелік товарів і послуг. Якщо пошук виявив підстави для можливої відмови, позначення або стратегію правової охорони доцільно скоригувати до сплати офіційних зборів.

Підготовка заявки до USPTO

У заявці зазначають дані власника, зображення або написання ТМ, перелік товарів і послуг, відповідні класи та підставу подання. За потреби додають зразки фактичного використання позначення. Неточності в даних чи надто широкий перелік товарів можуть ускладнити розгляд заявки.

Розгляд заявки експертом

Експерт USPTO перевіряє дотримання формальних вимог і наявність правових підстав для відмови. Якщо виникають зауваження, відомство надсилає Office Action – офіційний запит або попередню відмову. Зазвичай відповідь потрібно подати протягом трьох місяців. За окрему плату строк можна продовжити ще на три місяці.

Публікація та період опозиції

Після схвалення експертом заявку публікують в офіційному електронному бюлетені USPTO. Протягом 30 днів особа, яка вважає, що надання правової охорони може порушити її права, може подати заперечення або попросити продовжити строк для його подання.

Отримання свідоцтва або подання підтвердження використання

Якщо заявку подано на підставі фактичного використання та заперечення немає, USPTO вносить заявлену марку до федерального реєстру. Для заявки на підставі наміру використовувати позначення відомство видає Notice of Allowance – повідомлення про схвалення заявки. Після цього заявник має протягом шести місяців подати Statement of Use – заяву з підтвердженням використання – або клопотання про продовження строку.

Як продовжити дію ТМ в США

Щоб охорона залишалася чинною, власник подає декларацію про використання або допустиме невикористання між п’ятим і шостим роками після оформлення прав на ТМ. Між дев’ятим і десятим роками подають декларацію разом із заявою про продовження. Надалі процедуру повторюють кожні десять років. Неподання обов’язкових документів призводить до скасування реєстрації.

Переваги співпраці з Wise Group при реєстрації ТМ у США

Реєстрація торговельної марки в США відбувається за процедурами USPTO, які передбачають установлені строки для відповідей і подання документів. Іноземні заявники, крім того, повинні діяти через адвоката з чинною ліцензією у США. Wise Group координує весь процес і залишається єдиною точкою комунікації для клієнта.

Ми попередньо оцінюємо позначення, визначаємо потрібні класи товарів і послуг та підставу подання, перевіряємо заявку й матеріали про використання ТМ, координуємо роботу з адвокатом і контролюємо листування з USPTO. Це знижує ризик помилок, через які реєстрація торгової марки в США може затягнутися або завершитися відмовою.

Плануєте зареєструвати торгову марку в США?

Зверніться до Wise Group. Ми проаналізуємо позначення, запропонуємо порядок дій та розрахуємо вартість процедури з урахуванням кількості класів і вашої ситуації.

Олег Івченко

Олег Івченко — директор Wise Group, експерт з реєстрації ТМ, патентів та оцінки прав ІВ. Автор публікацій, вебінарів і практик із комерціалізації ІВ.