Реєстрація торгових марок в США

Для захисту свого бізнесу на території США необхідна реєстрація торгової марки. Ця процедура доступна для фізичних або юридичних осіб, які хочуть отримати повну охорону держави на товарні знаки для товарів і послуг. Якщо знехтувати цією процедурою, треті особи можуть використовувати фірмове позначення у своїх цілях — у тому числі, для отримання прибутку. Своєчасна реєстрація ТМ у США — ефективний спосіб припинити подібні спроби. Оскільки у США існує одна з найбільш розвинених і комплексних систем захисту інтелектуальної власності, країна привертає величезну кількість нерезидентів, які хочуть отримати охоронний документ на товарний знак.

Особливості реєстрації ТМ у США

Відмінна особливість реєстрації торгової марки у США — необхідність вказувати одну з підстав при подачі заявки:

• Намір використовувати торгову марку для товарів і послуг на території США найближчим часом. Для цього в національне відомство потрібно направити декларацію, в якій заявник вказує, що має намір використовувати фірмове позначення для комерційних цілей. У цьому документі містяться докази, що товарним знаком маркуються товари та послуги, просування яких планується на американському ринку.
• Наявність реєстрації ТМ в інших країнах.
• Розширення територіальної дії міжнародної реєстрації торгової марки за Мадридською системою.
• Використання в комерційних цілях. Така підстава можлива для тих заявників, які застосовують фірмове позначення для товарів і послуг без реєстрації на території США.
• Пріоритет для реєстрації ТМ. Підставою для нього є заявка на реєстрацію в одну з країн, яка є членом Паризької конвенції.

Перераховані підстави дають тільки загальне розуміння того, як саме класифікуються заявки на реєстрацію ТМ. Щоб отримати повне уявлення про процедуру та визначити відповідну для себе стратегію захисту об’єкта інтелектуальної власності, рекомендуємо звернутися до юристів Wise Group. Нашими експертами буде запропонована вся необхідна правова допомога.

На відміну від цілого ряду країн, у США права на використання ТМ присвоюються в силу комерційного використання. Це означає, що реєстрації товарного знаку недостатньо для того, щоб він залишався в силі – його потрібно застосовувати для маркування своєї продукції тощо. З огляду на цю особливість, права на ТМ виникають у процесі використання позначення незалежно від того, чи було воно зареєстроване або ця процедура не відбулася.

Таким чином, реєстрація торгової марки у США служить механізмом закріплення прав на інтелектуальну власність у її власника. Вона необхідна для ефективного захисту товарного знаку під час можливих суперечок. Разом з цим реєстрація не дозволяє піти від відповідальності третім особам, які використовують вашу ТМ у комерційних цілях, оскільки процедура передбачає повідомлення про вашу заявку через офіційний вісник.

Реєстрація торгової марки у США має й інші відмінності від аналогічної процедури в інших країнах. Наприклад, тут дія свідоцтва починається не з дати подання документів, а безпосередньо з часу видачі охоронного документа.

Потрібно обов’язково використовувати ТМ для товарів і послуг, інакше пасивність може послужити причиною для припинення охорони цього об’єкта. На 5-му році від початку дії товарного знаку його власнику належить подати національному відомству декларацію про його використання. Якщо торгова марка не застосовувалася, потрібно подати декларацію про її невикористання з поважних причин. У разі, якщо документ був прийнятий, охорона об’єкту буде продовжена ще на 5 років. Аналогічні дії повторюються на 10-му році використання торгової марки. У наступні 10 років власнику ТМ потрібно подати декларацію та клопотання про продовження терміну охорони товарного знаку зі сплатою мита.

Процедура реєстрації торгової марки у США

Реєстрація ТМ у США здійснюється шляхом подачі національної або міжнародної заявки:

• Національна заявка направляється в USPTO – Американське патентне відомство. Реєстрація товарного знаку за такою процедурою дозволяє захистити об’єкт тільки на території США. Процес реєстрації триває від 1 року.
• Міжнародна заявка за Мадридською системою подається через регіональне патентне відомство – Укрпатент. Реєстрація за такою процедурою дозволяє отримати правовий захист товарного знаку не тільки у Сполучених Штатах, але й в ряді країн, де діє Мадридський протокол.

Заявки на реєстрацію проходять кілька етапів. Першим з них стає формальна експертиза. Якщо документ відповідає встановленим вимогам, йому присвоюється серійний номер. Заявку публікують в базі та з цього часу заявник отримує право розміщувати попереджувальне маркування біля фірмового позначення. Другим етапом йде призначення експертів для перевірки товарного знаку на можливі порушення прав інших осіб. Якщо експертиза виявить невідповідності, заявник отримає повідомлення та протягом 6 місяців може надати аргументовану відповідь. У разі, якщо перешкод не було виявлено або вони були подолані, заявка публікується в офіційному бюлетені для повідомлення громадськості. Якщо у третіх осіб виникають заперечення, вони можуть подати їх протягом 3-х місяців з дати публікації. При позитивному розвитку подій, коли заперечення не виникли або були вирішені, заявник отримує сертифікат і стає власником товарного знаку з усіма витікаючими звідси правами.

Які знаки неможливо зареєструвати у США?

Як і в інших країнах, у США отримують відмову в реєстрації ті заявники, які надають товарні знаки з аморальним змістом. Не можна зареєструвати торгові марки з використанням елементів державної символіки. Отримати відмову можна за знаки описового характеру або тотожні вже наявні марки. Реєстрація неможлива також для деяких інших категорій знаків:

• Об’єкти, які вводять потенційних споживачів в оману щодо своїх властивостей і виробника;
• Знаки, які містять дискримінаційні висловлювання або позначення.

Щоб не отримати відмову в реєстрації, рекомендуємо пройти попередню перевірку товарних знаків від Wise Group. За допомогою пошуку тотожних торгових марок в національних і регіональних базах можна заздалегідь визначити та усунути ризики, які можуть перешкодити отриманню охоронного документа на фірмове позначення.

Марина Іжевська

Посада: юрист у сфері інтелектуальної власності
Досвід роботи: 8 років. Кандидат юридичних наук.
Спеціалізація: Займається захистом і реєстрацією об’єктів інтелектуальної власності, написанням претензій та позовних заяв. Реєструє об’єкти в митному реєстрі.