Регистрация торговой марки в США

Особенности регистрации торговой марки в США

В США права на торговые марки (ТМ) могут возникать в результате фактического использования без федеральной регистрации, но обычно ограничиваются территорией такого использования. Оформление в Ведомстве по патентам и товарным знакам США (USPTO) распространяет охрану на всю страну, создает презумпцию права собственности и дает право использовать символ ® в отношении указанных в свидетельстве товаров и услуг.

Правовая охрана распространяется на обозначение, товары и услуги, указанные в заявке. При этом федеральная защита действует только на территории США. Если планируется использование бренда на других рынках, стоит заранее предусмотреть международную регистрацию торговой марки в выбранных странах.

Предварительный поиск торговой марки в США

Перед подачей заявки проверяют тождественные и похожие обозначения для родственных товаров и услуг. Поиск включает федеральную базу USPTO, реестры штатов и открытые источники. Если ТМ содержит изображение, также анализируют похожие графические элементы.

Предварительная проверка не гарантирует успеха, но позволяет выявить риски до уплаты сборов и при необходимости скорректировать стратегию, по которой будет проводиться регистрация товарного знака в США.

Регистрация торговой марки в США через USPTO

Федеральную заявку подают в USPTO. Ведомство проверяет обозначение, перечень товаров и услуг, а также соответствие заявки требованиям законодательства США.

Кто может зарегистрировать торговую марку в США

Заявителем может быть физическое или юридическое лицо – владелец торговой марки. Гражданство США, проживание или создание компании в стране не требуется. В заявке указываются данные владельца, адрес и страну гражданства или учреждение юридического лица.

Заявители за пределами США должны действовать через адвоката, имеющего действующую лицензию на деятельность в этой сфере в Соединенных Штатах.

Классы МКТУ для регистрации товарного знака в США

Товары и услуги распределяют по 45 классам: 1–34 охватывают товары, 35–45 – услуги. Заявка может содержать несколько классов, но официальный сбор уплачивают за каждый отдельно.

Объем охраны определяется конкретным перечнем товаров и услуг, а не номером класса. После подачи заявки расширить этот перечень нельзя, поэтому его нужно сформировать до или во время подачи заявки с учетом текущей деятельности компании и планов выхода на рынок США.

Какие обозначения могут не зарегистрировать в США

USPTO может отказать в правовой охране, если обозначение:

• настолько похоже на ранее зарегистрированную или поданную ТМ для связанных товаров или услуг, что потребители могут перепутать их происхождение;
• является общим названием товара или услуги;
• лишь описывает характеристики, свойства, назначение или место происхождения товаров или услуг;
• может ввести потребителей в заблуждение относительно свойств, качества или происхождения товаров или услуг;
• не воспринимается потребителями как обозначение производителя или поставщика;
• содержит государственный флаг, герб или другие официальные знаки, охрана которых ограничена законом;
• содержит имя, портрет или подпись живого лица без его письменного согласия.

Не каждый отказ является окончательным. В некоторых случаях регистрация товарного знака в США возможна после предоставления пояснений, уточнения перечня товаров и услуг или подтверждения того, что обозначение приобрело различительную способность.

Use in Commerce и Intent to Use: основные основания подачи заявки в USPTO

Для оформления товарного знака в США в заявке указывают как минимум одно правовое основание:

• Use in Commerce – фактическое использование в коммерческой деятельности. Это основание выбирают, если ТМ уже используют в США в отношении заявленных товаров или услуг. Заявитель подает даты первого использования и надлежащий образец использования обозначения.
• Intent to Use – намерение использовать. Этот вариант подходит, если ТМ еще не используют, но заявитель имеет добросовестное намерение выйти на рынок США. До получения свидетельства фактическое использование нужно подтвердить.

Для заявителей, которые уже подали заявку или зарегистрировали ТМ в другой стране, USPTO также предусматривает отдельные основания подачи. При соблюдении установленных требований можно заявить приоритет предыдущей заявки или использовать действующее иностранное свидетельство.

Процедура регистрации торговой марки в США

Регистрация торговой марки в США проводится в несколько этапов. В ходе рассмотрения нужно следить за уведомлениями USPTO и своевременно подавать ответы и дополнительные документы при необходимости.

Предварительная проверка обозначения

Перед подачей заявки анализируют результаты поиска, оценивают риск смешения с другими ТМ и уточняют перечень товаров и услуг. Если поиск выявил основания для возможного отказа, обозначение или стратегию правовой охраны целесообразно скорректировать до уплаты официальных сборов.

Подготовка заявки в USPTO

В заявке указывают данные владельца, изображение или написание ТМ, перечень товаров и услуг, соответствующие классы и основание подачи. При необходимости добавляют образцы фактического использования обозначения. Неточности в данных или слишком широкий перечень товаров могут усложнить рассмотрение заявки.

Рассмотрение заявки экспертом

Эксперт USPTO проверяет соблюдение формальных требований и наличие правовых оснований для отказа. Если возникают замечания, ведомство направляет Office Action – официальный запрос или предварительный отказ. Обычно ответ нужно подать в течение трех месяцев. За отдельную плату срок можно продлить еще на три месяца.

Публикация и период оппозиции

После одобрения экспертом заявку публикуют в официальном электронном бюллетене USPTO. В течение 30 дней лицо, считающее, что предоставление правовой охраны может нарушить его права, может подать возражение или попросить продлить срок его представления.

Получение свидетельства или подтверждение использования

Если заявка подана на основании фактического использования и возражения отсутствуют, USPTO вносит заявленную марку в федеральный реестр. Для заявки на основании намерения использовать обозначение ведомство выдает Notice of Allowance – сообщение об одобрении заявки. После этого заявитель должен в течение шести месяцев подать Statement of Use – заявление с подтверждением использования – или ходатайство о продлении срока.

Как продлить действие ТМ в США

Чтобы охрана оставалась действительной, владелец подает декларацию об использовании или допустимом неиспользовании между пятым и шестым годами после оформления прав на ТМ. Между девятым и десятым годами подают декларацию вместе с заявлением о продлении. В дальнейшем процедуру повторяют каждые десять лет. Если обязательные документы не подать вовремя, регистрация может быть отменена. 

Преимущества сотрудничества с Wise Group при регистрации ТМ в США

Регистрация торговой марки в США происходит по процедурам USPTO, которые предусматривают установленные сроки для ответов и подачи документов. Иностранные заявители, кроме того, должны действовать через адвоката с действующей лицензией в США. Wise Group координирует весь процесс и остается единой точкой коммуникации для клиента.

Мы предварительно оцениваем обозначение, определяем нужные классы товаров и услуг и основание подачи, проверяем заявку и материалы об использовании ТМ, координируем работу с адвокатом и контролируем переписку с USPTO. Это снижает риск ошибок, из-за которых регистрация торговой марки в США может затянуться или завершиться отказом.

Планируете зарегистрировать торговую марку в США?

Обратитесь в Wise Group. Мы проанализируем обозначение, предложим порядок действий и рассчитаем стоимость процедуры с учетом количества классов и вашей ситуации.

Олег Ивченко

Олег Ивченко — директор Wise Group, эксперт по регистрации ТМ, патентов и оценке прав ИС. Автор статей, вебинаров и практик по коммерциализации ИС.